目前,在英国有四种不同的制度来保护外观设计。
1. 持续未注册外观设计权
在英国离开欧盟之前,在英国公开的外观设计可以自动获得未注册共同体外观设计(UCD)的保护。对于首次在欧盟成员国公开的设计,UCD现在仍然存在。这种权利提供的保护是覆盖这个欧盟的,并持续三年。UCD保护设计或产品的外观,无论是二维还是三维的,包括其形状、颜色、纹理、材料和装饰。
现在,在英国首次公开的外观设计已经不再享受这种保护。
但是,在2021年1月1日之前作为UCD受到保护的外观设计,仍然可以凭借新设立的持续未注册外观设计权(CUD)在英国受到保护。CUD反映了UCD所给予的保护。这些设计在其剩余的三年期限内将继续作为CUD在英国受到保护。这一权利的设立是为了确保现有UCD的所有人不会突然发现自己的处境恶化,且无法在英国依靠UCD得到保护。
2. 补充未注册外观设计权
补充未注册外观设计权(SUD)是英国脱欧后创立的另一项新权利。它为在英国首次公开的设计提供与UCD相同的自动保护,尽管它只在英国而不是在整个欧盟内生效和权利可行使。
SUD是通过在英国首次公开设计而产生的。如果某人首先在欧盟披露了一项设计,那么该设计就有资格获得UCD保护,而不是SUD。因此,企业和设计者需要仔细考虑何时公开他们的新设计。
3. 外观设计权(或称英国未注册外观设计权)
英国未注册设计权(UK UDR)是另一种类型的未注册设计。其保护范围与CUD和SUD不同。它为三维物品的形状和配置提供保护(即它不保护二维设计、材料、颜色等)。它的保护期从根据该设计制造的物品首次上市之日起10年,或从设计文件生成之日起15年,以两者中较短者为准。
英国UDR的适用标准是不同的,因为它不是基于在英国的披露。适用资格仅限于英国(或少数合资格国家)的居民、和英国企业(或在少数合资格国家成立的企业)。
英国UDR与SUD并列,同一个产品可以从这两个制度的保护中受益。例如,鞋子的形状可能受到英国UDR的保护,而颜色、表面装饰和所用材料可能受到SUD的保护。
4. 注册外观设计权
您还可以申请英国注册外观设计权(UK RDR)。英国RDR对产品的线条、轮廓、颜色、形状、质地或材料或其装饰的特点所产生的整个或部分产品的外观给予垄断权。它可以保护三维和二维设计。重要的是, 与上述未注册的权利不同, 英国的RDR不要求所有者证明外观设计已被抄袭才会产生侵权行为。英国RDR的初始保护期为5年,但可以续期,因此保护期最长可达25年。该外观设计必须是新的,并具有独特特征(individual character)。
最近在英国产生的权利行使问题
由于英国有多种未注册外观设计制度(如上所述),当事人能够依靠这些自动的未注册的权利来对付可能发生在英国的侵权行为。在许多情况下,这些权利是非常有用的,特别是对于在高周转率或产品数量大的行业中经营的企业来说,持续申请外观设计注册是不现实的,例如时装、快速消费品。但是,这些权利确实有一定的局限性,如保护期限较短,获得保护资格的规则严格,而且就英国UDR而言,不能保护表面装饰和颜色等。
因此, 如果一项外观设计可能变得特别有价值或长期存在, 那么我们鼓励企业和设计师申请注册外观保护。注册外观设计保护有许多好处, 其进一步的详情可在我们的外观设计知识产权工具箱(英文)中找到。
在申请阶段仔细评估所申请的外观设计的性质和范围是很重要的, 因为如果以后要对被指控的侵权者行使权利,这将具有重要意义。从历史上看, 英国法院对已注册的外观设计的解释是相当狭窄的。注册中所描述的外观设计需要足够详细, 以使其相对于任何现有技术(即你自己的或属于第三方的类似的其他预先存在的外观设计)而言具有新颖性, 但范围又要足够宽泛, 以应对未来可能出现的侵权行为。这可能很棘手,因为你可能不知道所有的现有技术的存在,当然你也不知道未来的侵权行为可能是什么样子。
尽管任何图像(照片、CAD图、线条图等)都可以用来表示申请中所希望保护的设计,但专业人士通常会建议使用线条图来描述您的注册设计。著名的Trunki案(Magmatic Limited v PMS International Group PLC [2016] UKSC 12)考虑了线条图与其他更详细的描述(如CAD图)所能获得的不同保护范围。Trunki注册的设计是以CAD图纸的形式出现的,在评估被控侵权行为的相似性时,这一点是非常重要的。CAD图像可以很容易地显示出微妙的阴影和轮廓,以及颜色和表面装饰等装潢。这就缩小了保护的范围。相反,正如法官在Trunki案中所说,“......线条图比CAD图像更有可能被解释为不排除表面装饰"。最近在英国知识产权法院的Lutec案(Lutec诉Cascade Holdings [2021] EWHC 1936 (IPEC))中重申了使用线条图的好处,在该案中,两个壁灯被认为侵犯了属于Lutec的注册设计。Lutec公司的注册外观设计是一幅相对简单的线条图,描绘了一盏灯的形状,但并不包括对表面装饰的描绘。因此,法官认为,侵权产品的某些差异,包括灯具表面的脊状外观,不是被告可以依赖的差异。
由于注册外观设计相对容易获得,而且无需审查就能注册,因此有时会出现没注意外观设计的具体展现就申请注册的倾向。这些案例(以及其他许多案例)突出说明了密切关注外观设计申请的重要性。没有一种放之四海而皆准的方法,但是麦仕奇可以为您的特定设计提供最佳建议。
尽管与商标注册和专利相比, 取得外观设计要容易得多, 也便宜得多, 但我们知道, 申请注册外观设计仍然需要付出代价。但是, 对英国最近的判例法的分析表明, 通过这一过程是值得的。如果我们看一下过去几年中的一些判决,在这些判决中,外观设计被认为是有效的和被侵权的:
- 今年早些时候,英国玛莎(M&S)成功地起诉了Aldi公司对一种发光的圣诞杜松子酒产品的外观设计侵权行为(英文)。这只是一个注册外观设计案件,虽然该产品是在2020年秋季首次推出的,因此UCD/UK UDR可能仍然有效。这也是一个在外观设计注册中使用产品的详细图片(而不是线条图)的例子 -- 这对于描述瓶子周围的艺术品和里面的闪光是必要的。这是一个很好的例子,说明应根据具体情况评估外观设计申请的最佳途径(M&S v Aldi [2023] EWHC 178 (IPEC));
- 另一个成功的侵权案件是2022年的ASR Interiors家具案。同样,只依靠了注册的外观设计(ASR Interiors诉AWS Trading [2022] EWHC 372 (IPEC));
- 上文讨论的2021年Lutec案是另一个仅靠注册外观设计侵权的成功案例;以及
- 2020年的Rothy's ballerina flats shoes案在注册外观设计侵权方面获得了成功。特别值得注意的是,该案还进行了UCD侵权的论证。UCD被认为是有效的,但没有被侵权。如果Rothy's公司没有其注册的外观设计的话,仅仅依靠UCD就会输掉这个案子(Rothy's v Giesswein Walkwaren [2020] EWHC 3391)。
当然,也有例外 -- 例如,“Original Beauty”一案成功地确立了英国的UDR和UCD(未注册共同体外观设计)(Original Beauty Technology Company Limited v G4K Fashion Limited [2021] EWHC 294 (Ch))。在过去三年中进入审判阶段的外观设计案件中,大多数胜诉的案件中,原告依靠的是注册外观设计。这可能有很多原因,例如,为了成功地证明未注册外观设计权被侵权,必须同时证明对该外观设计的权利和抄袭行为。这就给原告带来了更大的举证责任,而这一点在注册外观设计侵权索赔中并不存在。但是,注册外观设计的最大优势也许是无法从法院的统计数字中被衡量的,而只是在将其作为权利行使工具的工作经验中变得很清楚:注册外观设计更有可能阻止外观设计侵权的赔偿要求进入法院。由于明确了外观设计的范围和所有权,它们对侵权行为起到了威慑作用,并向全世界公布了外观设计所有者声称的自己的东西。
外观设计法是一个复杂的法律领域,其特点是在本概述的范围之外有许多问题。我们目前正在代表客户处理各种外观设计侵权事宜。如果您想获得更详细的建议,请与我们联系。